האם ניתן לבסס שימוש בסימני המסחר שנעשה באמצעות אתרים מקוונים של צדדים שלישיים? (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גרשון גונטובניק):

העובדות: ערעור על החלטת רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, שדחה בקשה לביטול הסימן מסחר 235630 ("CIPRIANI"), בשל היעדר שימוש. עניין ההליך בשאלה כיצד יש לבחון את שאלת השימוש או היעדרו בהינתן מאפייני המסחר ברשת, בה מתבצעת פעילות גדלה והולכת באמצעות אתרים בינלאומיים ומקומיים. המשיבה, בעלת הסימן, היא בעלת המלון Belmond Hotel Cipriani בוונציה, איטליה. המערערת, מבקשת הביטול, הגישה בקשה לרישום סימן זהה, עבור "שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית".

הרשם מיקד את בחינתו בהוראות סעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, וקבע כי המשיבה ביססה שימוש בסימן באמצעות אתרי מכירות ברשת המציעים את שירותי המלון לתושבי ישראל התרים אחר מלון בוונציה - חלקם אתרים בינלאומיים וחלקם אתרים ישראלים. נקבע כי בעל סימן יכול לעשות שימוש בסימן בעצמו (באמצעות מכירה של טובין או הצעת שירותים ישירות), או באמצעות צד שלישי.

נפסק: דיני אי-השימוש בסימני מסחר מאותגרים במציאות המודרנית בה פעילות מסחרית ניכרת נעשית בעולמות הווירטואליים. הערעור מעלה שאלה מהותית - האם ניתן לבסס שימוש בסימני המסחר שנעשה באמצעות אתרים מקוונים של צדדים שלישיים, המשווקים את השהייה במלון (את השירות של בעל הסימן)? מתי שימוש שכזה יכול להיחשב לכזה הנעשה בישראל? מדובר בשאלה חשובה, אך אין צורך להכריע בה באופן מקיף, כיוון שהמערערת לא הציגה בסוגיה תשתית ראייתית נאותה היכולה לבסס אי-שימוש, ואף לא כזו המעבירה את הנטל המשני להציג ראיות אל המשיבה.

תכליתו של סעיף 41 לפקודה היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. שעה שסימן המסחר הוא רשום, הדין מקשה על המבקש לבטל את הרישום. מקובל שהשימוש אינו חייב להיעשות על ידי בעל הסימן בעצמו, אלא הוא יכול להעניק רישיונות או זיכיונות לשימוש, או לאפשר שימוש למורשים אחרים. המסחר הווירטואלי מאתגר את דיני אי השימוש בסימן מסחר. האם די בכך שהמלון מנהל אתר ברשת שבו כל אחד יכול להציץ? נראה כי התשובה היא שלילית. כבר נקבע כי פרסום טריוויאלי באמצעות הקמת אתר אינטרנט סטטי אינו מהווה שימוש בסימן המסחר.

אם נסתפק בקיומו של אתר ברשת של בעל סימן המסחר, שבו יעשו שימוש תושבי המדינה, אכן יקיץ הקץ על הרכיב הטריטוריאלי של השימוש בסימן המסחר, שהרי לא תהיה עוד משמעות לשימוש שכזה. אתרי האינטרנט זמינים מכל מקום ובכל מקום. על כן, בקיומו של מסחר אלקטרוני בו נעשה שימוש בסימן המסחר אין די. כדי שניתן יהיה לבסס שימוש בסימן המסחר בישראל באמצעות הרשת יש לבסס שהאתרים מכוונים באופן מיוחד לקהל הישראלי. במקרה זה בוסס כיוון מיוחד של השירותים לציבור הישראלי, באתרי האינטרנט הגדולים והמרכזיים באמצעותם מזמינים בעת הזאת גם ישראלים רבים את חופשותיהם בחו"ל. בעלת הסימן הציגה גם דוגמאות לאתרים ישראליים דרכם ניתן להזמין אירוח במלון.

אין מקום לחייב בעל סימן מסחר לפתוח אתר מקוון ייעודי לכל מדינה ומדינה בה הוא פועל. אין לומר מראש שלא ניתן לבסס שימוש בסימן המסחר בישראל על בסיס אתרים בינלאומיים כמו Booking או Hotels. הכל תלוי במתכונת בה מוענק השירות המקוון ובמידת הכיוון שלו לאוכלוסיית היעד במדינה הקונקרטית. במקרה זה אין צורך להכריע בכך שכן המשיבה לא השתמשה רק באתרים בינלאומיים, אלא גם באתרים ישראליים, המכוונת באופן ישיר לצרכנים המקומיים, וכן בנוסף הואיל והמערערת לא עמדה בנטל הראייתי המוטל עליה כדי לבסס אי-שימוש. הערעור נדחה.