בהתקיים תנאים מסוימים, מותר להשתמש בסימני מסחר שאינם בבעלות המשתמש בקוד מחשב נסתר. כך פסק בית משפט לערעורים בקליפורניה, בתביעה שהתנהלה בין ענק-הסקס פלייבוי לבין טרי וולס, מי שהיתה נערת השנה של הירחון ב- 1981. פסק דין שניתן ב - 1.2.2002 קבע, כי וולס זכאית להוסיף ולהשתמש בסימני מסחר של פלייבוי באתר האינטרנט שלה. הוא מאיר באור חדשני את האפשרות לטעון לשימוש הוגן בסימן מסחר, שעה שהנתבע משתמש בסימן זהה לסימנו הרשום של התובע. בתוך כך מתעוררת גם שאלת הזכות להשתמש בסימן מסחרי של אחר בתגיות המוטבעות בקוד של דפי האינטרנט.

טרי וולס החלה את קריירת הדוגמנות שלה ב- 1980 בעיתון פלייבוי. שנה לאחר מכן זכתה לתואר הנחשק "נערת השנה" (playmate of the year). מאז הופיעה וולס בעשרות פרסומים של פלייבוי ועם פרסומה דבק בה גם תוארה. בשנת 1997 הקימה וולס אתר אינטרנט (www.terriwelles.com). המשלב תמונות שלה ושל אחרים (בעירום ובבגדים) וכן מועדון מעריצים, לוח אירועים, מידע אוטוביוגרפי ועוד. לצורך זה השתמשה וולס בסימני מסחר הרשומים על שמה של Playboy Enterprises Inc. - בעלת העיתון פלייבוי. בין היתר הציבה וולס את המלים: playboy playmate of the year 1981, בראש דף הבית באתר שלה ובמודעות פרסומת (באנרים). בנוסף הציבה וולס את המלים "playboy" ו - "playmate" כמילות מפתח בתגיות המטא שבקוד האתר (לצד מילות מפתח נוספות, המתארות אברים אינטימיים בגוף הנשי).

תגיות מטא (Meta Tags) הן תגיות הכתובות בשפת HTML, היא שפת המחשב בה נכתבים דפי אינטרנט. להבדיל מתגיות רגילות, תכליתן לספק מידע על האתר ואין להן השפעה על האופן בו הוא מוצג. התגיות החשובות לענייננו הן תגית התיאור (description), המתארת את תוכנו של האתר ותגית מילות המפתח (keywords), אשר כשמה כן היא. אחת השיטות בהן מנועי חיפוש מאתרים אתרים היא על ידי יצירת אינדקס המבוסס על מילות המפתח הכתובות בתגיות המטא. כך, אם מלת חיפוש שהוזנה על ידי משתמש מצויה גם בתגית מטא, יציג מנוע החיפוש את האתר ברשימת התוצאות. לצד כתובתו של האתר יצוין תיאור תוכנו, הלקוח מתגית התיאור. מכאן ברור הפוטנציאל הרב הגלום בתגיות המטא - שימוש מושכל בהן יביא לחשיפה רבה יותר של האתר.

במהלך השנים האחרונות התרבו המקרים בהם חברה אחת הציבה את שמה או סימנה המסחרי של חברה מתחרה כמלת מפתח בתגיות המטא של האתר. באופן זה משתמשים, המחפשים אחר חברה אחת, יכולים לגלות ברשימת התוצאות שהפיק מנוע החיפוש גם את האתר של החברה המתחרה. במקרה ידוע משנת 1999 (Brookfield Communications, Inc. V. West Coast Entertainment) הציבה הנתבעת את סימן המסחר שבבעלות התובעת כמלת מפתח בתגיות המטא שבקוד האתר שלה. בית המשפט קבע כי השימוש בסימן המסחר בצורה זו יוצר "בלבול ראשוני" (initial interest confusion) בלב משתמשי האינטרנט. אמנם אין חשש להטעיה באשר למקור של אתר האינטרנט של הנתבעת, אך הבלבול הראשוני, הגורם להפניה של משתמשים לאתר האינטרנט של הנתבעת במקום לזה של התובעת, מקנה לנתבעת הנאה מהמוניטין שצברה התובעת בסימנה.

קיצפה של פלייבוי יצא על טרי וולס, שהעזה לטענתה להשתמש בסימני המסחר הרשומים של פלייבוי, בין היתר על ידי הצבתם בתגיות המטא שבקוד האתר שלה. פלייבוי טענה כי וולס עושה שימוש אסור בסימני המסחר שלה במטרה להתחרות באתר האינטרנט www.playboy.com . בחודש פברואר 1998 הגישה פלייבוי תביעה נגד וולס בטענה להפרה ודילול של סימני מסחר ולתחרות בלתי הוגנת. וולס טענה מנגד כי השמות הנ"ל הם תארים בהם זכתה ומהווים כיום חלק מאישיותה ומזהותה וכן יש בהם כדי לתאר תיאור נכון של תוכן האתר שלה. בפסק דין שניתן ב - 1.2.2002, קבע בית משפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית, כי דין טענת פלייבוי להידחות, ככל שנוגע הדבר לשימוש בסימני המסחר בתגיות המטא, בכותרת דף הבית ובפרסומות באתר.

על פי רוב נבחנת שאלת הפרת סימני המסחר לפי מבחן ה"חשש להטעיה". מבחן זה מתמקד בדמיון בין הסימן שהנתבע השתמש בו לבין הסימן שבבעלות התובע. אולם לעתים ישתמש הנתבע בסימן זהה לסימנו של התובע (לפחות במובן של מלים זהות) ועדיין יהיה בכך שימוש הוגן בסימן המסחר. במקרה אחר בו דן אותו בית משפט בשנת 1992 הגישה הלהקה New Kids on the Block תביעה נגד עיתון שהשתמש בסימנה המסחרי לצורך סקר פופולריות של חברי הלהקה (New Kids on the Block V. New America Publishing Inc.). בית המשפט קבע כי לא עומדת לעיתון הגנת "השימוש ההוגן" הקלאסית כיוון שהעיתון השתמש בסימן תוך התייחסות ללהקה ולא כדי לתאר את עסקו שלו. אף על פי כן דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי בסימן נעשה "שימוש נומינטיבי" (שימוש המתייחס לנושא). שימוש שכזה מותר בהתקיים שלושה תנאים: האחד - אין תחליף תיאורי סביר לסימן המסחר; השני - השימוש בסימן נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש; השלישי- השימוש בסימן אינו מצביע על מתן חסות על ידי בעל הסימן. בית המשפט הוסיף וקבע כי במקרים של שימוש נומינטיבי בסימן המסחר, הפעלת מבחן החשש להטעיה, הבוחן את הדימיון בין הסימנים, יוביל לתוצאה שגויה, שכן כאמור, הנתבע משתמש בסימן זהה לסימנו של התובע. לפיכך בחינת השימוש הנומינטיבי בסימן תיעשה לפי מבחן שלושת התנאים הנ"ל. החלטה נוספת משנת 1997, המעניקה תוקף להגנת השימוש הנומינטיבי ניתנה בעניין Patmont Motor Werks Inc. V. Gateway Marine Inc..

טרי וולס, קבע בית המשפט, עשתה במלים "playboy" ו - "playmate", שהוצבו בתגיות המטא, שימוש נומיטיבי. אין המדובר במקרה רגיל של חברה המשתמשת לתועלתה בסימני המסחר של חברה אחרת. לוולס לא היתה כל דרך מעשית אחרת לתאר את עצמה ללא שימוש בסימני המסחר של פלייבוי. לוולס אף לא היתה דרך מעשית לתאר את התוכן באתר האינטרנט שלה, שכאמור דן בהרחבה בקשריה עם פלייבוי, ללא השימוש בסימנים אלה, או לפחות בצורתם המילולית. אין להעלות על הדעת, קבע בית המשפט, שמשתמשי אינטרנט, יאלצו לחפש אתר מסוים על פי תיאור מדויק וארוך, הנדרש כתחליף לשימוש בסימן מסחר. איסור השימוש בסימני המסחר בתגיות המטא במקרים שכאלה, יוביל לתוצאה הבלתי רצויה של הגבלת זרימת המידע החופשית באינטרנט. תוצאה זו, סיכם בית המשפט, איננה מטרתם של דיני סימני המסחר. בכך בא על סיפוקו התנאי הראשון מבין השלושה.

טרי וולס לא חרגה בשימוש בסימני המסחר מהמידה הנדרשת, שכן הסימנים הופיעו פעם אחת בלבד בתגיות המטא. וולס פירטה באתר האינטרנט את מאבקיה המשפטיים עם פלייבוי ואף ציינה בהודעה בדף הבית של האתר שאין כל קשר עסקי בין האתר לבין עסקיה של פלייבוי. בכך פג החשש שמשתמשים יסברו בטעות שפלייבוי מעניקה חסות לאתר של וולס. שני התנאים הנוספים במבחן השימוש הנומינטיבי התקיימו ולפיכך קבע בית המשפט שלא נפל פגם בהצבת סימני המסחר של פלייבוי בתגיות המטא באתר של וולס. במאמר מוסגר הוסיף בית המשפט כי יתכן והיה משנה את החלטתו, לו היתה וולס משתמשת באופן נרחב בסימני המסחר במסגרת תגיות המטא.

ראוי לציין שהערכאה דלמטה (בית המשפט הפדרלי המחוזי של דרום קליפורניה) נשענה דווקא על הדוקטרינה הקלאסית של "שימוש הוגן" בדחותה את בקשת פלייבוי למתן צו מניעה כנגד וולס. בית המשפט שם דגש על כך שהמונחים "playboy" ו - "playmate" הם חלק מזהותה ואישיותה של וולס בנוסף להיותם תיאור אינדיקטיבי לתוכנו של האתר.

דוקטרינת השימוש ההוגן קנתה את מקומה גם בדין הישראלי. סעיף 47 לפקודת סימני המסחר קובע כי רישום סימן מסחר לא ימנע מאדם מלהשתמש שימוש אמת בשמו, בשם עסקו או בשמו הגיאוגרפי של מקום עסקו, או מלהשתמש בהגדרה אמיתית של מהותם או איכותם של טובין שלו.

הכותב הוא ממשרד עו"ד רביה ושות'.